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跨类别保护需要条件

编辑:青岛环宇商标注册事务所  时间:2013/02/26  字号:
摘要:跨类别保护需要条件

    已经注册的商标要获得跨类别保护,至少需要满足两个条件:一、该注册商标已经具有某范围内的驰名度,二、被诉商标与该注册商标所在商品类别具有关联性;二者缺一不可。

    ——“XXX”商标异议答辩成功案例

    【案情简介】

    2006年12月06日,申请人王明奕委托北京一家商标代理公司在16类上申请注册第5769225号“XXX”商标,该商标于2009年07月13日初审审定并刊登在第1175期《商标公告》上。

    2009年10月14日泉州市三兴体育用品有限公司(以下称异议人)引证其在25类、28类的“X,XTEP,特步+X”及“XXX”商标(以下称引证商标)对在16类上的第5769225号“XXX”(以下简称被异议商标)商标提出异议。接到异议答辩通知后,客户委托我司作出答辩。

    【异议答辩概述】

    接到客户的委托,我司经过对本案案情及对方异议理由的详细分析,针对其异议理由作出答辩。

    首先,针对异议人提出被异议商标与其引证商标构成近似商标,我司认为:

    (1)被异议商标与引证商标申请保护的商品内容不属于相同或近似类别。16类文具类商品和25类服装类、28类体育用品类在行业领域中没有关联性,不会造成消费者的混淆和误认。

    (2)异议商标与被异议商标使用的商品在产品功能、生产工艺、销售渠道、使用人群等方面都完全不相同,不属于近似或相关联商品类别。

    (3)引证商标并非驰名商标不具有跨类别保护的条件。

    其次,针对异议人声称被异议人恶意抢注、淡化其引证商标,我司认为:

    (1)引证商标并非异议人独创并使用在先的商标。

    (2)被异议商标蕴含着答辩人特定的企业文化背景,不存在摹仿和抄袭。

    (3)异议人提供的广告投入证明、企业所获荣誉等证明与本案无实际关联,异议人所谓的“不正当手段”、“恶意抢注”的主张缺乏事实与法律依据。

    参考《商标审理标准》关于“不正当手段行为或恶意”的定义中列举到:1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系;2)系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷,可知晓在先使用人商标;4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;5)系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的,利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;6)他人商标具有较强独创性;7)其他可以认定为恶意的情形。

    但本案中,被异议人没有如上任何情形。异议人也并无提供任何相关证据证明被异议人有抢注行为。

    【案件结果】

    我司的答辩理由得到了商标局的充分支持, 2012年3月27日商标局以被异议商标“XXX”与异议人引证在先注册的“XXX”商标使用商品未构成类似;异议人称被异议人恶意抢注、淡化其引证商标证据不足,作出异议不成立的裁定(附“XXX”商标异议裁定书)

    【案件启示】

    许多企业经过一段时间的发展后,发现自己未来想要发展的商标被注册了,然后就使劲通过商标异议手段,花费人力物力,希望自己能获取该被异议商标的专用权,结果却未必如愿,所谓“人无远虑,必有近忧”,这些都是缘于企业发展过程中未做好前期品牌策划。在此,笔者想提醒广大企业主,如果自己有实力,又打算长期发展,走多品牌,多元化商品路线的,请在前期就先做好商标注册工作,包括防御性注册,为企业将来发展扫清后顾之忧。

上一条:商标实际使用的重要性 下一条:商标显著性设计的重要性